郎宇清: 商标侵权界定、形式及应对策略
文字整理/本刊记者 郭士军
当商品或服务上的图案或品牌名称突出使用,足以认定为“在相同或类似商品上使用与他人注册商标相同或近似的商标”,则该使用行为侵犯了注册商标专用权利。如“娃哈哈”与“姓啥啥”均为臆造词,没有具体含义,两商标在组成上均为ABB的造词形式,加上娃哈哈本身知名度很高,因此,从法律层面来说,认定娃哈哈与姓啥啥构成近似商标。
在黄金珠宝行业,随着行业近十年快速发展和扩张,出现了众多新起之秀。这些新起之秀,部分以“傍名牌”、“搭便车”的形式,借助知名品牌,在行业内快速发展加盟,对源品牌造成了一定的影响和伤害。
近日,《中国黄金珠宝》记者针对黄金珠宝行业商标维权的热点问题,对北京理达知识产权代理有限公司郎宇清律师作了专访,就商标侵权的形式、原因、规避对策及企业商标维权的方式等方面进行了探讨。
北京理达知识产权代理有限公司律师 郎宇清
Q:商标侵权主要有哪几种形式?
A:根据《中华人民共和国商标法》规定,商标侵权主要有以下几种形式:
第一,未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标;
第二,销售侵犯商标权的商品;
第三,伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的构成商标侵权;
第四,未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的,即反向假冒行为;
第五,给他人的注册商标专用权造成其他损害的:根据《中华人民共和国商标法》实施条例第50条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条的规定,下列行为属于“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”商标侵权行为:
(1)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的;
(2)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的;
(3)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;
(4)复制、模仿或者翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;
(5)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。
Q:从法律层面来讲,存在这么多商标侵权案件,背后是什么原因?
A:不少不法商家看到的是商标所蕴含的价值,受到经济利益的驱使,才铤而走险。而且,在我国,因商标侵权被处罚的金额很低,相对国际上尤其是美国而言,处罚力度有明显的差距。所以,即使被告发侵权,赔偿额也不高,导致很多侵权主体的“胆子”相较更大一点。
Q:商标侵权的背后,除了背后的企业利益驱使,在《商标法》中的哪些规定可能会给企业“冒牌”行为可乘之机?针对这个漏洞,该如何最大化地避免类似“冒牌”商标的产生?
A:《商标法》既是一部商标行政管理法,也是调整商标法律关系的民事法规。这部法律对于我国加强商标管理,保护商标专用权等方面发挥了巨大的作用。尤其是2013年新修改的《商标法》作了重大修改,如增加诚实信用原则条款、“声音”可注册商标、宣传禁用“驰名商标”字样、禁止恶意抢注他人商标、恶意侵权可被处以三倍赔偿、增加侵权人举证责任、明确争议案件审查时限起始时间、修改异议复审制度等,这些新的规定对于打击商标侵权,加强商标权保护,完善行政确权授权程序等方面功不可没。
新《商标法》强调诚实信用原则,遏制商标恶意侵权行为,加强商标权的保护,规范商标授权确权机关的行为等。但是,新《商标法》还有很多不尽如意的地方,如并没有对“第三十二条:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”进行修改,仍然沿用修改前第31条的规定。该法条的存在并不能有效遏制商标抢注行为,根据该条文,构成该法条的商标抢注行为,需要满足如下条件:第一,权利人享有在先权利或权益;第二,权利人先在中国使用争议商标;第三,权利人先在中国使用的争议商标需要达到一定影响的程度;第四,权利人在先使用的商标与抢注人商标构成类似商品上的近似商标;第五,抢注人在先注册争议商标主观具有恶意。该法条对于那些在先使用但并没有达到一定影响的商标的保护无能为力,这给抢注人以可乘之机。
为此,需要商标授权确权机关(即商标局和商标评审委员会)在授权确权时适度放宽对“一定影响”的要求,加大对恶意抢先注册行为的打击;又如尽管对于行政确权授权机关规定了审查期限(在世界各国商标法律中,仅有我国法律有此规定),但是实践中,行政确权授权机关往往通过延后发放受理通知书等方式延后审查期限,规避法律,使得法律时限的规定形同虚设。
再从商标权保护角度看,我国新《商标法》列举了7大类侵权行为,但随着在线交易的普及,新形式的网络商标侵权行为有的并不能为《商标法》所禁止,如商标的许诺销售行为,在我国并不认为是侵权行为。因此,需要立法者根据社会出现的商标侵权新形式,不断完善法律,使得在打击侵权仿冒行为上做到有法可依。
Q:对于企业,该如何维护自己的商标,以规避商标被“李鬼”盗用?
A:首先,企业要对自己的商标进行注册保护。由于我国对于未注册商标的保护力度不高,因此,企业应当积极有效的将企业的商标进行申请注册保护,尽可能地全面保护,既注册联合商标也注册防御商标。在相同或类似商品上注册多个近似的商标,即为注册联合商标,通过这些商标的联合,让侵权人无机会抢注;将相同商标在多个不相同或类似的商品上进行注册保护,目的是为了一旦企业在其本行业的业务做起来达到很高知名度后,防止与其相关的领域再去注册时被他人抢先注册,此即为防御商标的注册。
其次,合法有效的使用注册商标。注册商标后,企业应该将商标进行合法有效的使用,尽量将注册商标使用于商品或服务,交易文书等,在向客户出具发票时,尽量将商标图样和销售的商品或服务完整地标注在发票上等。
在发现侵权行为后,企业要积极维权,尽力搜集使用证据。根据我国《商标法》规定,侵权成立后,侵权人赔偿权利人主要根据四方面进行考量,即权利人损失、侵权人获利、商标许可使用倍数以及300万元以内的合理赔偿。由此可见,如果权利人能尽可能收集到其损失或侵权人获利的有力证据,对于权利人获得高额的赔偿额是很有利的。另外,权利人积极维权对于防止其注册商标沦为通用名称而遭撤销也是很有帮助的。
Q:企业商标被侵权之后,可以通过哪些方式去维权?
A:根据我国《商标法》规定,我国商标侵权维权是采用双轨制的,即行政程序和司法程序。权利人既可选择向侵权行为地的工商行政管理机关投诉,也可收集证据后向法院起诉。 由于工商部门有强有力的执法力,建议企业发现被侵权后,积极借助工商部门的权力,首先向工商部门投诉,工商部门对侵权调查获得的证据是向法院提起诉讼时的很有力的证据。 当然,具体案件需要具体分析其利弊。
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